Использование интеллектуальной собственности (ноу-хау, торговых марок и технологий) стало уже неотъемлемой частью современного бизнеса. Передача права пользования объектом интеллектуальной собственности осуществляется, как правило, по договору, имеющему возмездный характер. Эта «мзда» (встречный платеж) и называется «роялти». Если имеет место передача более широкого круга прав на объект интеллектуальной собственности, чем права пользования, то можно утверждать, что на объект интеллектуальной собственности возмездно переданы полностью имущественные права интеллектуальной собственности, плата в этом случае может быть названа ценой интеллектуальной собственности.
Одним из типов договора, по которому может передаваться право пользования объектами интеллектуальной, в частности, промышленной собственности, является договор коммерческой концессии (франчайзинга, франшизы).
В современном виде франчайзинг возник в США в начале ХХ века. Особенно бурный рост франчайзинга пришелся на конец 50-х — начало 60-х годов ХХ века.
Необходимым условием возникновения и развития отношений франчайзинга является существование успешного и оригинального предприятия-правообладателя. Правообладатель обладает, как правило, оригинальностью в следующих аспектах: внешней оригинальностью, которая позволяет индивидуализировать предприятие среди подобных ему по профилю (брэнд), и оригинальностью внутренней — своеобразием в системе ведения бизнеса, которая представляет собой коммерческую тайну предприятия (ноу-хау). На основе такого предприятия со временем возникает франчайзинговая сеть — сеть однотипных предприятий, похожих как внешне, так и по способу функционирования.
С правообладателем заключают договоры пользователи, желающие получить права на ведение бизнеса способом, принятым правообладателем, и под его брэндом. Конечно, могут быть варианты соотношения этих аспектов, однако, никогда не допускается полное отсутствие одного из них. Договор всегда возмездный. Пользователь обязуется уплачивать франчайзинговые платежи, которые можно отнести к категории роялти.
Договор коммерческой концессии — это договор между субъектами предпринимательства, то есть такой договор никогда не может заключаться в целях личного, семейного, бытового и тому подобного потребления.
Часто договор коммерческой концессии имеет международный характер. Правообладатель (франчайзер, франшизиар) и пользователь (франчайзи, франшизиат), таким образом, относятся к различным национальным правовым системам. В принципе, как правообладателем, так и пользователем может быть и юридическое, и физическое лицо, однако, на практике правообладателем, выступает, как правило, юридическое лицо. Таким образом, отношения франчайзинга могут быть интерпретированы как международные торговые отношения. Украинский участник, скорее всего, будет выступать в роли пользователя. В Украину импортируется много весьма зрелых франшиз, таких как «Кока-Кола», «Пепси-Кола», «Кодак», «МакДональдс». При заключении франчайзингово-го договора со столь мощными франчайзерами украинский пользователь редко имеет отношения непосредственно с франчайзером. Украинский пользователь обычно заключает договор коммерческой субконцессии с пользователем более высокого ранга, становясь субпользователем. Субпользователь, в отличие от сублицензиата, не может быть сокрыт от правообладателя, подобно тому как сублицензиат может быть сокрыт от лицензиара фигурой подрядчика. Напротив, франчайзинговые отношения предполагают возможность многостороннего субъектного состава. Так, причинение вреда правообладателю может повлечь возникновение сложного обязательства солидарного характера с пассивной множественностью лиц — пользователей, субпользователей.
Наиболее сложным вопросом, касающимся франчайзинговых отношений, является вопрос об объекте этих отношений. Коммерческая концессия, несомненно, является одним из способов передачи права пользования объектами интеллектуальной собственности. Одним из элементов объекта договора коммерческой концессии является лицензия на использование объектов права интеллектуальной собственности, принадлежащих правообладателю.
Лицензионные отношения занимают столь значительное место в отношениях франчайзинга, что в некоторых государствах правоотношения по поводу франчайзинга отождествляются с лицензионными или считаются их разновидностью. Действительно, хотя правовая природа лицензионных и франчайзинговых отношений довольно отчетливо различается, их социально-экономическая природа имеет очень много общего. Не вдаваясь в детали, можно сказать, что объекты лицензионных и франчайзинговых отношений являются принципиально общими в том, что в любом случае речь идет о передаче в пользование исключительных прав интеллектуальной собственности. Предметом лицензионного договора является собственно разрешение на использование объекта интеллектуальной собственности лицензиатом, а предметом договора коммерческой концессии являются действия правообладателя по предоставлению права на использование таких объектов, коммерческого опыта и деловой репутации. Кроме того, мотив лицензиара исчерпывается своевременным получением роялти и правильным пользованием лицензиатом предмета лицензии, который не приносит лицензиару имущественного вреда. Иной мотив имеет место у правообладателя: он прямо заинтересован в ведении пользователем прибыльной и успешной предпринимательской деятельности, поскольку в противном случае может пострадать деловая репутация, в первую очередь, именно франчизиара и всей франчайзинговой сети, что может затронуть также интересы других франчайзи.
Роялти — это платеж, который уплачивается лицензиатом по лицензионному договору в возмещение стоимости услуг по предоставлению права пользования объектом интеллектуальной собственности. Лицензионный договор является возмездным в силу общего правила, в соответствии с которым договор является возмездным, если иное не установлено законом, договором или не вытекает из существа договора — простое неуказание в контракте его цены не означает безвозмездности контракта. В принципе можно представить безвозмездный лицензионный договор, но это должно быть ясно предусмотрено в договоре. Если цена не указана в договоре и не может быть определена, исходя из его условий, она устанавливается исходя из обычных цен, сложившихся на момент заключения договора (ч. 4 ст. 632 ГК Украины). Это суждение не имеет отношения к порядку расчетов, который в пределах разу много может быть свободно определен сто ронами при обязательном соблюдении зако нодательства и обычаев делового оборота.
Государственная регистрация
По ст. 1118 Гражданского кодекса Украи ны договор коммерческой концессии под лежит государственной регистрации орган ом, который осуществил государственную регистрацию правообладателя. Аналогичн ая норма содержится в п. 2 ст. 367 Хозяй ственного кодекса Украины. Если правообл адатель зарегистрирован в иностранном го сударстве, регистрация договора коммерч еской концессии осуществляется органом, который осуществил государственную рег истрацию пользователя. В данном случае речь идет об органе регистрации, который называется Государственный регистратор исполнительного комитета городского с овета города областного значения либо в районной, районной в городах Киеве, Сев астополе государственной администрации по месту нахождении юридического лица и ли по месту проживания физического лица – предпринимателя (далее — Государственный регистратор).
Сложность заключается в том, что механ изма такой регистрации договора коммер ческой концессии на данный момент нет. Несмотря на наличие в указанных кодексах нормы об обязательной государственной ре гистрации договора коммерческой концес сии, нет нормативного акта, регламентиру ющего порядок проведения такой регистра ции. Закон Украины «О государственной ре гистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей» № 755 от 150520 03 г . регулирует отношения, возникающие в сфере регистрации юридических лиц и фи зических лиц-предпринимателей. Поэтому порядок регистрации договоров коммерчес кой концессии не является предметом регу лирования указанного закона, и, соответств енно, государственному регистратору этим же законом не предоставлены полномочия осуществлять такую регистрацию. В резуль тате чего Государственный регистратор не проводит регистрацию договоров коммер ческой концессии.
То есть Гражданский и Хозяйственный кодексы содержат норму, указывающую на орган, который осуществляет государствен ную регистрацию договоров коммерческой концессии, но в действительности такого органа нет. Таким образом, на практике в отношении обязательной государственной регистрации договора коммерческой кон цессии сложилась противоречивая и тупик овая ситуация, требующая законодательно го урегулирования. Это было отмечено Пис ьмом Государственного комитета Украины по вопросам регуляторной политики и пр едпринимательства № 5852 от 27.08.2004 г. «О предоставлении разъяснений некоторых норм Закона Украины «О государственной регистрации юридических лиц и физическ их лиц-предпринимателей». В данном пись ме указывалось, что вопрос государственн ой регистрации договоров коммерческой концессии требует законодательного и нор мативно-правового урегулирования.
15 марта 2007 года был принят к рассмо трению законопроект «О внесении измене ний в Гражданский и Хозяйственный кодек сы Украины относительно государственной регистрации договора коммерческой конц ессии». Согласно данному проекту, органом, осуществляющим государственную регистр ацию договоров коммерческой концессии, будет Государственный департамент интеллектуальной собственности при Министерстве образования и науки Украины. Принятие данного законопроекта, возможно, поставит точку в этой противоречивой ситуации.
Налогообложение роялти
В соответствии с п. 542 Закона Украины «О налогообложении прибыли предприятий» (Закон о налоге на прибыль), расходы на выплату роялти относятся к валовым расходам. Согласно пп. 3.2.7. закона Украины «О налоге на добавленную стоимость» (Закон об НДС), операции по выплатам роялти в денежной форме или в виде ценных бумаг не являются объектом обложения НДС.
Как видим, для роялти применяется благоприятный режим налогообложения, но необходимо четко определиться: что же такое роялти по налоговому законодательству?
Согласно п. 1.30 ст. 1 Закона о налоге на прибыль, роялти — платежи любого вида, полученные как вознаграждение за пользование или за предоставление права на пользование любым авторским правом на литературные произведения, произведения искусства и науки, включая компьютерные программы, другие записи на носителях информации, видео – или аудиокассеты, кинематографические фильмы или пленки для радио или телевизионного вещания; за приобретение любого патента, зарегистрированного знака на товары и услуги или торговой формулы, процесса, права на информацию о промышленном, коммерческом или научном опыте (ноу-хау). Не считаются роялти платежи за получение объектов во владение или распоряжение или собственность лица, или если условия пользования такими объектами собственности предоставляют право пользователю продать или отчуждать иным способом такой объект собственности, или сделать достоянием гласности (разгласить) секретные чертежи, модели, формулы, процессы, права на информацию относительно промышленного, коммерческого или научного опыта (ноу-хау), за исключением случаев, когда такое разглашение является обязательным, согласно законодательству Украины. Таким образом, для того чтобы платежи считались роялти (и соответственно не облагались НДС), чрезвычайно важно не допустить в лицензионном договоре и другой договорной документации формулировок, из которых так или иначе может вытекать, что лицензиат получает некий объект интеллектуальной собственности во владение или распоряжение.
Особого внимания требуют вопросы, связанные с возможным двойным налогообложением, в случае если лицензиар является нерезидентом . Так, в частности, согласно действующим нормам украинского законодательства, а именно, пп. «в» п. 131 Закона о налоге на прибыль, платежи, выплачиваемые нерезиденту, как роялти, относятся к доходу, полученному нерезидентом с источником его происхождения в Украине, и соответственно предприятие, выплачивающее роялти за пользование правами на объект интеллектуальной собственности нерезиденту, должно удерживать с них налог на доходы нерезидента (налог на репатриацию) по ставке 1 5% от их суммы и за счет предприятия.
Но согласно положениям ст. 19 Закона Украины «О международных договорах», в случае, если международным договором Украины, который вступил в силу в установленном порядке, установлены другие правила, чем те, что предусмотрены в соответствующем акте законодательства Украины, подлежит применению норма международного договора. Также п. 18.1 Закона о налоге на прибыль предусматривает, что при условии, если международным договором, должным образом, ратифицированным Верховной Радой Украины, установлены другие правила, чем те, которые предусмотрены Законом о налоге на прибыль, применяются нормы международного договора.
На сегодня Украиной приняты двусторонние соглашения об избежании двойного налогообложения с рядом стран. Поэтому, выстраивая франчайзинговую сеть, для оптимизации налогообложения в каждом конкретном случае, необходимо учитывать наличие и условия таких соглашений.