Передача исключительных прав по сублицензионному договору: особенности оформления и риски

При заключении договора с государственным заказчиком исполнитель зачастую вынужден использовать форму договора, предложенную заказчиком. Не являются исключением и сублицензионные договоры. Такая же ситуация может сложиться и при оформлении сублицензии не только с государственным заказчиком, но и с другой коммерческой организацией. В этой ситуации возникает вопрос об объеме прав и обязанностей, которые могут быть переданы лицензиатом в пользу сублицензиата с учетом условий, указанных в основном лицензионном договоре. Рассмотрим проблемы, связанные с особенностями передачи прав по сублицензионному договору, а также проанализируем сопутствующие риски с гражданско-правовой и налоговой точек зрения.

Приведем условную ситуацию. Исполнитель (далее также — лицензиат) является стороной лицензионного договора, по которому приобретает неисключительные права на программное обеспечение (ПО) с целью последующей передачи этих прав государственному заказчику (далее также — заказчик, сублицензиат) по сублицензионному договору.

Лицензионным договором предусмотрено, что лицензиат имеет право на передачу прав на использование программного обеспечения по сублицензионному договору. В этом случае сублицензионный договор должен соответствовать условиям, предусмотренным в лицензионном договоре.

Лицензиат заключил с государственным заказчиком сублицензионный договор, условия которого не в полной мере соответствуют требованиям лицензионного договора. При этом лицензиату необходимо определить, существует ли риск признания заключенного сублицензионного договора нелицензионным и каковы вследствие этого риски доначисления НДС на стоимость переданных прав (льгота по НДС предусмотрена подп. 26 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса РФ).

Оценка гражданско-правовых рисков

Риск переквалификации сублицензионного договора в иной вид договора

В силу п. 5 ст. 1238 Гражданского кодекса РФ к сублицензионному договору применяются правила о лицензионном договоре. Согласно п. 1 ст. 1235 ГК РФ по лицензионному договору одна сторона — обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности (лицензиар) — предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата в предусмотренных договором пределах. В соответствии с п. 6 ст. 1235 ГК РФ лицензионный договор должен предусматривать предмет договора и способы использования результата интеллектуальной деятельности.

В рассматриваемой ситуации сублицензиату передаются права на воспроизведение, инсталляцию, копирование, запуск и использование ПО в соответствии с его функциональным назначением.

В силу того что по лицензионному договору передаются права на определенный результат интеллектуальной деятельности, содержащийся на различных физических носителях, отношения по отчуждению прав могут смешиваться с отношениями по отчуждению носителя, и в этом случае существующая между сторонами договоренность может быть квалифицирована в отношения по купле-продаже (поставке).

Вместе с тем в Постановлении ФАС Московского округа от 1 сентября 2011 г. № КА-А40/9419-11 указано, что когда программное обеспечение передается не по лицензионному (сублицензионному) договору, а по договору поставки, то такой договор не содержит указания на способы использования продукта. Таким образом, если в лицензии (сублицензии) прописаны способы использования, то по данному критерию рассматриваемый сублицензионный договор следует относить к лицензионному типу договоров.

Кроме того, аналогичный вывод можно сделать исходя из того, что лицензиат обладал соответствующим правом на передачу прав на программное обеспечение в силу лицензионного договора с правообладателем. Реализация программных продуктов по договору поставки не предполагает передачу прав в обязательном порядке.

При этом отсутствие в сублицензионном договоре некоторых условий, предусмотренных в лицензионном договоре, не должно свидетельствовать об изменении гражданско-правовой природы сублицензионного договора, если в документе отражены существенные условия сублицензионного договора, предусмотренные для такого вида договоров законодательством (предмет, а также способы использования результата интеллектуальной деятельности).

Таким образом, вероятность переквалификации сублицензионного договора в гражданско-правовой договор иного типа можно оценивать как низкую.

Риск признания сублицензионного договора незаключенным или недействительным

1. В силу п. 1 ст. 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами в требуемой в надлежащих случаях форме достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или подзаконных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

В соответствии с п. 5 ст. 1235 ГК РФ по лицензионному договору лицензиат обязуется уплатить лицензиару обусловленное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное. При отсутствии в возмездном лицензионном договоре условия о размере вознаграждения или порядке его определения договор считается незаключенным.

Как было указано ранее, существенными условиями лицензионного договора являются предмет и способы использования результата интеллектуальной деятельности, права на который передаются. С учетом п. 5 ст. 1235 ГК РФ к существенным для возмездного лицензионного договора следует отнести также условие о размере вознаграждения лицензиара.

Следовательно, если в сублицензионном договоре указаны предмет, способы использования результата интеллектуальной деятельности, а также размер вознаграждения, данный договор следует рассматривать как заключенный. Риски признания такого договора незаключенным отсутствуют.

2. Действующее законодательство предусматривает основания для признания сделок недействительными. Данные основания — так называемые пороки сделки — перечислены в ст. 168—179 ГК РФ. В частности, в силу ст. 168 ГК РФ сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта, является оспоримой, если из закона не следует, что должны применяться другие последствия нарушения, не связанные с недействительностью сделки.

В силу п. 2 ст. 1238 ГК РФ по сублицензионному договору могут быть предоставлены права на использование ПО только в пределах тех прав и способов, которые предусмотрены лицензионным договором. В связи с этим определяющее значение для оценки риска признания сублицензионного договора недействительным имеет соответствие его условий указанной императивной норме ГК РФ. Иными словами, риск признания сублицензионного договора недействительным зависит от того, в какой степени условия данного договора нарушают положения лицензионного договора о способах и пределах использования ПО. При этом нарушение условий лицензионного договора в части норм, не связанных с указанными положениями, следует рассматривать как основание для договорной ответственности, но не как предпосылку для признания договора недействительным.

Лицензионный договор может содержать ряд условий, которые следует включить в сублицензионный договор между лицензиатом и сублицензиатом. Данные условия в общем виде могут быть классифицированы в зависимости от того, направлены они на ограничение способов и пределов использования ПО или же они преследуют иную цель (например, информирование сублицензиата о порядке реализации сублицензионного договора, об особенностях эксплуатации ПО, не связанных с ограничением способов и пределов его использования).

К первому типу условий, по нашему мнению, можно отнести, например, такое положение лицензионного договора, которое разрешает использовать ПО только тому юридическому лицу, которое заключило сублицензионный договор. Особое внимание следует обратить на этот момент в случае, если сублицензионный договор предусматривает, что права на использование ПО передаются сублицензиату, а также территориальному органу сублицензиата (или его дочерним структурам — в случае с коммерческими организациями). При этом следует учитывать, что территориальные подразделения органов государственной власти в Российской Федерации, как правило, являются самостоятельными юридическими лицами [1]. В этом случае предмет сублицензионного договора направлен на предоставление права использования ПО не только сублицензиату, но и другим юридическим лицам (его территориальным управлениям), что нарушает ограничение, установленное в обозначенном выше положении лицензионного договора. Таким образом, существует вероятность того, что лицензиат в указанной части нарушит пределы использования прав, предоставленных ему лицензионным договором, нарушив при этом императивную норму п. 2 ст. 1238 ГК РФ.

Как указал Тринадцатый ААС в Постановлении от 4 июня 2010 г. по делу № А56-29323/2009, исключительные права и права использования на программу для ЭВМ не являются абсолютными, они являются производными от результата интеллектуальной деятельности, т.е. их наличие или отсутствие у конкретного лица подлежит доказыванию, если данное лицо не является автором результата интеллектуальной деятельности. Следовательно, если у лица нет соответствующих полномочий, все его дальнейшие действия по осуществлению и распоряжению отсутствующими у него полномочиями ничтожны и не влекут за собой никаких юридических последствий, за исключением последствий их ничтожности (недействительности). Аналогичная позиция высказывается и в юридической литературе [2].

Таким образом, те условия сублицензионного договора, в которых лицензиат распорядился отсутствующими у него правами на ПО (например, предоставление права на использование ПО территориальным органам или дочерним компаниям сублицензиата в нарушение условий лицензионного договора), можно рассматривать как недействительные. Иные условия лицензионного договора, пусть даже и не отраженные в сублицензионном договоре, но вместе с тем не нарушающие способов и пределов использования ПО, установленных лицензионным договором, не могут являться основанием для признания сублицензионного договора недействительным.

Важно отметить, что в соответствии со ст. 180 ГК РФ недействительность части сделки не приводит к недействительности прочих ее частей, если можно предположить, что сделка была бы совершена и без включения недействительной ее части. Поскольку в рассматриваемой ситуации сублицензиатом по сублицензионному договору выступает орган государственной власти, необходимость предоставления прав на использование ПО территориальным управлениям или дочерним компаниям может являться существенным условием для сублицензиата, и в отсутствие такой возможности сублицензионный договор не был бы заключен. Подобные требования к этому договору могли быть отражены в конкурсной (аукционной) документации, если право на заключение договора было предоставлено по результатам торгов.

Таким образом, сублицензионный договор может быть признан недействительным либо в той части, которая предоставляет сублицензиату больший объем прав, нежели принадлежащий лицензиату (по способам и пределам использования ПО), либо целиком, если будет установлено, что в отсутствие недействительных положений сублицензионный договор вообще не был бы заключен.

Отметим, что в соответствии с п. 3 ст. 1237 ГК РФ превышение способов и пределов использования результата интеллектуальной деятельности влечет за собой гражданско-правовую ответственность (компенсация по п. 3 ст. 1252 ГК РФ). Кроме того, как указали суды высших инстанций, применение гражданско-правовой ответственности не исключает возможности применения мер административно-правовой или уголовной ответственности [3]. При этом признание договора недействительным, по нашему мнению, является самостоятельным последствием нарушения императивных норм законодательства. Вопрос о действительности договора должен рассматриваться обособленно от применения указанных видов юридической ответственности, поскольку недействительность сделки нельзя рассматривать в качестве одного из видов юридической ответственности.

Оценка налоговых рисков

Возможность обжалования сделки налоговым органом

Защита интеллектуальных прав может осуществляться по требованию правообладателей, организаций по управлению правами на коллективной основе, а также иных лиц в случаях, установленных законом. Одним из способов защиты интеллектуальных прав является применение последствий недействительности ничтожной сделки. Требование о применении таких последствий может быть предъявлено любым заинтересованным лицом (п. 2 ст. 166 ГК РФ), в том числе, как это следует из Закона о налоговых органах [4], налоговым органом. Согласно правовой позиции Пленума ВАС РФ (Постановление от 10 апреля 2008 г. № 22) при установлении в ходе налоговой проверки факта занижения налоговой базы вследствие неправильной юридической квалификации налогоплательщиком совершенных сделок и оценки налоговых последствий их исполнения налоговый орган, руководствуясь подп. 3 п. 2 ст. 45 НК РФ, вправе самостоятельно изменить юридическую квалификацию сделок, статус и характер деятельности налогоплательщика и обратиться в суд с требованием о взыскании доначисленных налогов (начисленных пеней, штрафов). Однако, по мнению ВАС РФ, данное право может быть реализовано только в рамках контроля за соблюдением законодательства о налогах и сборах.

Таким образом, право налогового органа на обращение в суд с требованием о признании сделки недействительной должно быть непосредственным образом связано с достижением налоговых целей — определением должной квалификации отношений сторон с целью применения соответствующих налоговых последствий. Однако в рассматриваемой ситуации признание факта передачи сублицензиату большего объема прав, нежели принадлежат лицензиату, не влечет за собой переквалификации налоговых последствий сделки, поскольку суть правоотношений сторон остается неизменной — передача прав по лицензионному договору. Поэтому нет оснований для оспаривания сделки с позиции нарушения налогового законодательства.

Налоговые последствия признания сделки недействительной

Рассмотрим вариант, когда сделка будет признана недействительной по иску иного заинтересованного лица (п. 2 ст. 166 ГК РФ). В этом случае правовая теория и правоприменительная практика признают, что, если сделка фактически исполнена, ее несоответствие нормам законодательства, регулирующим хозяйственную деятельность, значения для налогообложения не имеет (если иное прямо не предусмотрено НК РФ).

Само по себе заключение сублицензионного договора, без его реального исполнения, не влечет за собой налоговых последствий. Правовая теория исходит из того, что гражданско-правовая сделка не может признаваться в качестве юридического факта налогового права, поскольку иное означало бы, что налоговые последствия являются тем правовым результатом, на который она направлена, к которому устремлена воля участников сделки при ее совершении [5]. Поэтому базой для налогообложения являются не сделки, а фактические действия, совершаемые во исполнение обязательств, возникших из сделок: передача вещей, уплата денег, выполнение работ и оказание услуг [6].

Данная позиция находит подтверждение и в арбитражной практике. Согласно правовой позиции Президиума ВАС РФ (информационное письмо от 17 ноября 2011 г. № 148) по смыслу п. 1 ст. 54 НК РФ налоговые последствия влекут за собой не сами гражданско-правовые сделки, а совершаемые во исполнение этих сделок финансово-хозяйственные операции, отражаемые в бухгалтерском учете. При этом налогообложению подвергается финансовый результат, формируемый по итогам налогового (отчетного) периода на основе данных регистров бухгалтерского учета, в том числе совокупности совершенных в этом периоде названных операций.

Как разъяснено в п. 7 Постановления Пленума ВАС РФ от 10 апреля 2008 г. № 22, оценка налоговых последствий финансово-хозяйственных операций, совершенных во исполнение сделок, должна производиться налоговыми органами в порядке, предусмотренном налоговым законодательством. Если арбитражный суд пришел к выводу, что организация для целей налогообложения отразила операции не в соответствии с их действительным экономическим смыслом, суд определяет объем ее прав и налоговых обязанностей исходя из подлинного содержания спорной операции (п. 7 Постановления Пленума ВАС РФ от 12 октября 2006 г. № 53).

В Постановлении ФАС Московского округа от 11 сентября 2012 г. по делу № А40-98646/11-99-438 отмечается, что согласно правовой позиции ВАС РФ отраслевое нормативное регулирование и нарушение этого регулирования сами по себе не ведут к возникновению негативных налоговых последствий, за исключением случаев, когда налоговое законодательство прямо устанавливает необходимость соблюдения соответствующих положений отраслевого законодательства (см., в частности, Постановления Президиума ВАС РФ от 18 сентября 2007 г. № 5600/07, от 19 апреля 2005 г. № 13591/04). В связи с этим ФАС Московского округа признал, что в данном деле при квалификации выплат положения ГК РФ не могут быть приняты во внимание.

Таким образом, даже в случае признания сублицензионного договора недействительным налогообложение операций, совершенных во исполнение указанной сделки, должно производиться с учетом ее действительного экономического смысла: налогообложению подлежит финансовый результат, формируемый по итогам налогового (отчетного) периода на основе данных регистров бухгалтерского учета, в том числе совокупности совершенных в этом периоде во исполнение сделки операций, независимо от того, какой объем прав был передан сублицензиату.

В заключение еще раз подчеркнем, что при наличии в сублицензионном договоре пороков, связанных с нарушением способов и пределов использования результатов интеллектуальной деятельности, имеются формальные основания для признания такого сублицензионного договора недействительным целиком или в части по ст. 168 ГК РФ.

Налоговый орган может реализовать свое право обжалования сделки лишь постольку, поскольку удовлетворение соответствующего требования направлено на выполнение задач налоговых органов, определенных в ст. 6 Закона о налоговых органах. Поэтому в рассматриваемой ситуации, на наш взгляд, риск признания сублицензионного договора недействительным целиком или в части по иску налогового органа следует оценивать как «ниже среднего».